디자인국제출원(헤이그) 통한 미국 디자인 출원
– 7월부터 한국에서도 헤이그 출원 가능, 하지만 미국 등록 희망시 여러 장벽 존재해 –
□ 한국, 디자인 강국
O 올해 7월부터 한국은 헤이그 조약에 의해 디자인 특허를 국제적으로 출원할 수 있게 됨. 이것은 실용특허의 국제특허출원조약 (PCT), 상표의 마드리드 조약에 상응하는 절차로, 단 하나의 디자인특허 (Design Patent) 출원서로 여러 국가에서 디자인 특허를 출원 및 등록을 받을 수 있도록 하는 디자인의 국제등록에 관한 조약.
O 세계 지식재산권 기구 (WIPO) 에 의하면 한국은 2010년 전 세계에 출원된 디자인 특허 중, 중국에 이어 두 번째로 디자인 특허를 많이 출원하는 국가임. 중국은 전 세계 디자인 출원 중 약 63%를 차지할 정도로 압도적인 출원 수를 보이고 있고 그 뒤를 한국 (8.5%), 일본 (4.7%), 그리고 미국 (4.3%) 이음. 이 4개의 국가에서 출원되는 디자인 특허 출원이 세계 모든 출원의 85% 이상을 차지.
O 미국에선 최근 헤이그 시스템이 도입되었고 한국도 7월부터 조인을 하게 됨에 따라 현재 헤이그 시스템을 사용하지 않는 중국과 일본도 가입을 긍정적으로 검토.
□ 헤이그 시스템의 개요
O 현재 헤이그 시스템을 도입하여 실행하는 국가는 총 62개. 유럽 연합과 아프리카 지재권 협회 등이 기존부터 시행하였고, 최근 미국과 한국까지 가세함으로 점점 그 영향력이 증가하는 중.
O 이렇듯 해외 여러 주요 국가에 (중국과 일본 제외) 디자인을 출원하려는 이들에게 헤이그를 통한 출원으로 그 절차가 신속하고 간단해짐. 헤이그 조약에 가입한 국가에 거주하는 출원인은 표준화된 출원서를 자국의 특허청 혹은 WIPO 에 제출하고, 디자인 특허를 받고 싶은 나라를 선정하여 각 국의 심사를 거치게 됨. 자국의 특허청이나 WIPO 에 접수된 신청서는 형식에 잘 부합하는지 우선 심사를 받고, 결격 사유가 없을 시에는 선정한 나라의 각 특허청에 보내짐.
O Registration-based (등록주의) 국가에서는 관련 출원서류를 받는 즉시 신규성 (novelty) 등의 심사를 거치지 않고 기본적인 형식만 갖추어져 있다면 등록이 가능. 유럽의 국가들이 이 방법을 채택함. 반면examination-based (심사주의) 국가에서는 자국에서 통상적으로 정해진 출원심사 과정을 그대로 거치게 되어있음. 미국 같은 경우 (한국 포함) 이 방법을 채택함. 미국에서는 헤이그 지원서를 마치 자국에서 출원되는 기타 미국 신청서인양 심사를 진행함.
□ 헤이그 통한 미국 진출 시 혜택 및 한계
O 헤이그 출원으로 인한 혜택은 우선 몇 가지가 있음. 우선 여러 국가에서 우선권 (priority) 확보에 유리함. 디자인 같은 경우, 보통 유행에 민감하고 공개와 동시에 기타 유사한 디자인들이 등장하기에 자신의 권리를 보호하기 위해서는 최초로 먼저 출원을 하는 것과 그 최초 출원 날짜 (우선권) 를 확보하는 것이 중요함. 국내에서 디자인을 출원한 후 6개월 이내에 외국에 같은 디자인을 출원할 경우 한국에서 디자인을 출원했던 날짜를 기준으로 외국에서도 권리행사를 할 수 있음.
- 헤이그 절차는 출원인에게 조금 더 넓은 유연성을 제공하는데, 위처럼 6개월 이내에 헤이그 출원서를 제출할 경우, 본국의 출원된 날짜를 여러 나라에 동시에 우선권을 확보할 수 있게 됨.
- 여기서 주의할 점은, 자국에서 이미 등록이 되었었거나 출원한 지 6개월 이상이 된 출원 디자인에 관하여는 우선권을 주장할 수 없음.
O 시간과 비용 절약: 헤이그 출원을 통해 해외 현지 대리인 수임료를 절약할 수 있음. 예를 들면, 단 하나의 국제출원으로 EU 국가들을 모두 커버할 수 있음. 특히 심사주의국가보다는 등록주의 국가를 선정하여 출원할 경우, 상당히 큰 비용이 절약될 수 있음.
- 하지만 실질적으로, 디자인을 출원을 희망하는 각 국의 현지 대리인을 따로 수임할 필요가 없어지기는 하지만, 그 대신 그 나라 심사 및 등록 기준에 부합하기 위해 자국 대리인에게 더 많은 비용을 지불해야 할 수 있음.
O 더욱이 헤이그 시스템은 하나의 디자인 신청서로 최대 100개의 디자인까지 등록할 수 있게 하는데, 여기에서 조건은, 출원되는 디자인들이 각 Locarno class 범주를 벗어나지 않으면 가능. 여기서 Locarno Class 는 수월한 디자인 등록을 위해 국제적으로 표준화된 협약으로 디자인이 적용되는 상품들을 각 Class 로 분류해놓은 것. 예를 들어 Locarno Class 1은 음식 (에 적용되는 디자인), Class 2 는 의류와 바느질 도구 (에 적용되는 디자인), Class 3 은 가방 및 케이스류 등 이렇게 이어짐.
- 하지만 주의할 점은 미국은 단일 청구 (single claim) 원칙에 의해 출원서에 하나 이상의 분명한 (distinct) 디자인이 존재할 경우, 한정요구 (restriction requirement) 를 통해 단 하나만의 디자인을 선택해야 하고, 다른 디자인에 관련해서는 분할출원(divisional application)을 해야 할 수도 있음
- 다시 말해, 미국에서는 헤이그 시스템의 가장 큰 혜택 중 하나라고 일컫을 수 있는 “1 출원/100개 디자인 청구” 가 실질적으로 적용이 안됨.
O 잠정적 권리 (provisional rights) 부여: 미국에서 개별적으로 국내 출원을 할 경우, 출원한 디자인이 등록을 받을 때까지 디자인 내용이 외부에 공개 (publish) 되지 않음. 하지만 헤이그 시스템의 경우, 디자인 출원 이후, 6개월 내에 디자인 출원정보가 공개됨. 이후 등록될 때까지 만약 경쟁사 등에서 그 공개된 디자인을 무단으로 사용하여 이익을 볼 경우를 예비하고자, 공개 시점 이후부터 등록될 때까지의 기간에 발생하는 디자인 침해에 대하여 잠정적 권리가 부여됨. 나중에 이 기간 동안 무단 침해된 손해배상 비용을 물을 수 있음.
- 하지만 비록 잠정적 권리가 부여되기는 해도 경쟁사에게 자사의 디자인에 대한 정보를 노출하고 읽히는 등, 정보를 노출하는 결과가 초래될 수는 있음.
O 한국과 미국의 헤이그 시스템 채택과 실행으로 미국의 디자인 특허 권리보장 기간이 기존 14년에서 15년으로 늘어남. 디자인 권리자로서는 1년간 더 권리를 행사할 수 있는 혜택을 얻게 됨.
O 하지만 위에서도 나타났듯이, 한국에서 헤이그를 통한 국제출원을 통해 미국에서 등록을 받으려고 할 때, 여러 걸림돌이 존재. 그 중 하나가 현재 국제적으로 통일된 심사기준이 있지 않기 때문에 한국 및 유럽국가에서는 도면 디자인 등이 기준에 부합하더라도 미국에서는 기준에 도달하지 않을 수 있음. 이럴 경우, 어떤 국가들에서는 등록이 되고 다른 국가에서는 거절이 되는 상황이 초래할 수가 있음.
- 예를 들면, 현재 헤이그 시스템 도입을 한 여러 국가에서는 디자인 도안에 사진을 적극적으로 사용하지만 미국에서는 사진을 사용한 도안은 여러모로 출원에 불리하다는 것이 전문가들의 전반적인 견해.
□ 시사점
O 이렇듯이, 국내에서 헤이그를 통한 국제출원은 유럽 및 기타 국가들에 진입하려고 할 경우 많은 혜택을 누릴 수 있지만 미국에서는 아직 여러 장벽들이 존재함.
O 실제 미국의 디자인특허 출원인들에 의하면, 만약 한국과 미국 정도만을 고려한다면, 각 국에 개별적으로 출원하는 것이 헤이그 시스템을 통한 국제출원보다 더 용이할 것이라고 말하는 사례가 다수 있음.
자료원: AIPLA, WIPO, 코트라 뉴욕 무역관 내부자료
출처: IP-navi홈페이지
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